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本文刊载于《服装设计师》年12月刊.
服装出口贸易涉外定牌加工的
商标侵权认定问题探究
孙玉荣：法学博士，北京工业大学文法学部教授，研究生导师。研究方向：知识产权法。
卢润佳：北京工业大学文法学部法律硕士研究生。研究方向：知识产权法。
摘要：本文以服装定牌加工类案件为视角，结合商标法理论对服装出口贸易定牌加工的商标侵权认定问题进行研究。针对此类涉外定牌加工案件，首先必须明确商标侵权要以侵权意义下“商标使用”作为构成商标侵权成立的行为要件，要求商标进行贴附并在客观上发挥了来源识别功能。其次，“混淆可能性”是商标侵权的结果要件，在判断定牌加工是否涉及商标侵权具有逻辑顺序，应当先认定涉外定牌加工案件中行为人具有“商标使用”行为，并且造成“混淆可能性”的结果，商标侵权才得以成立。
关键词：服装出口贸易；涉外定牌加工；商标侵权；商标使用；混淆可能性
一
问题的提出
（一）涉外定牌加工在司法实务中的认定分歧
定牌加工是我国服装行业一种重要的贸易出口形式，然而近年来关于定牌加工是否涉及商标侵权的问题一直困扰知识产权法理论研究和实务界，这主要是由于商标权的地域性和定牌加工出口贸易形式的特殊性所导致的。通常来说，定牌加工包括来料加工和来样加工，以服装行业为例，境外委托方与中国企业签订合同，委托中国企业生产加工服装并同意中国企业在服装上使用境外委托方在其本国合法拥有的商标，并将所生产加工的服装全部出口至境外委托方所在国家，不在中国境内进行流通，然而相关的中国商标权人却认为这种行为侵犯了他们在中国所享有的商标专用权，因此产生了商标侵权纠纷。
针对此类案件，各地法院的态度莫衷一是，甚至针对同一个案件，同样存在一审法院和二审法院的观点有较大分歧的情况。出现这种情况主要有以下几个原因：第一，在定牌加工案件审理过程中，判断该类案件中是否存在“商标使用”往往是案件最大的争议焦点，不同的认定标准导致了不同的结果，而“商标使用”又是认定商标侵权与否的一个非常重要的构成要件，这就导致了案件判决结果的参差不齐。第二，以服装行业为例，我国作为世界上最大的服装生产和出口国，服装出口贸易占据着国际服装出口市场四分之一的份额，定牌加工作为重要的服装出口贸易形式之一，具有相当大的体量，尤其是在一些沿海城市定牌加工出口贸易具有一定的市场份额，在这种情况下，考虑到经济效益和社会问题，法院也会经过权衡做出相应妥帖的裁判。第三，在定牌加工类案件中，不同的案件具有相当大的个案差异，故对于此类案件并不能简单套用某一判决和结果，应该针对实际案情进行分析判断，这也是法院判决结果存在不同的原因之一。但必须明确的是，商标侵权具有其自身的认定要件和认定逻辑，即便不同案件具有不同的案情，存在不同的判决结果，定牌加工类商标侵权案件与其他类型的商标侵权案件一样，都是受到商标法律体系及侵权法律体系所调整的社会关系，一定程度上该类案件在商标侵权认定过程中存在共通之处。
（二）涉外定牌加工在商标侵权认定上的理论问题
在历经四次修改后，我国《商标法》第57条明确规定了商标侵权的几种类型，其中与定牌加工类案件密切相关的主要是前两款规定①，这两款规定在侵权认定上既有相同点又有不同点，本文以定牌加工类案件为切入点主要针对这两款的商标侵权认定问题展开探讨。
从法律规范上看，定牌加工案件在商标侵权认定上主要存在以下几个问题。首先，《商标法》第57条这两款规定都明确规定了“商标使用”这一要件，基于目前学界对“商标使用”类型化研究的不断丰富，不同意义下的“商标使用”具体构成标准不同，探讨商标侵权的认定问题，要明确侵权意义下“商标使用”的构成标准。其次，《商标法》57条这两款规定除了在适用情形上不同以外，在侵权认定的要件构成上也存在差异，57条第（二）款明确要求商标的使用“容易导致混淆”，这实际上是TRIPS协议的“混淆可能性”标准的确立，由于TRIPS协议并未对“混淆可能性”标准作出明确规定，而是留给各成员国以国内法的形式进行规定，目前国内法对于“混淆可能性”的标准停留在上述57条第（二）款“容易导致混淆”的基本表述中，对于“容易导致混淆”具体情形目前还未明确，这便需要不断通过司法实践和立法进行梳理和总结。第三，对于商标侵权的认定是具有一定逻辑顺序的，忽略认定逻辑顺序将会使得在商标侵权认定上缺乏体系性。具体到定牌加工案件的侵权认定，同样可以从这三个问题入手，本文以服装出口贸易中定牌加工类案件为视角，对定牌加工案件中商标侵权认定问题进行探究。
二
涉外定牌加工以侵权意义下的“商标使用”为行为要件
（一）“商标使用”的类型化区分
我国现行《商标法》第48条规定了商标使用的构成要件，具体可以细分为两个要件。第一个要件是商标的贴附，商标的贴附既包括物理上的贴附也包括观念上的贴附，对应第48条“将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。第二个要件是“商标使用”的来源识别性质，对应第48条“用于识别商品来源的行为”。[1]诚然，《商标法》第48条是关于“商标使用”一个统领《商标法》全文的规定，仅仅规定了“商标使用”的一般构成要件，在《商标法》的其他具体条文中也出现了“商标使用”，但不同条文中对于“商标使用”结合具体条文呈现不同的要求，对于“商标使用”的研究应当结合具体条文明确“商标使用”的具体构成标准。
目前我国知识产权法学界对《商标法》具体条文中不同“商标使用”的划分主要包括商标取得与维持意义下的“商标使用”、对抗恶意抢注中的“商标使用”、商标侵权意义下的“商标使用”以及商标损害赔偿意义下的“商标使用”四种，[2]不同意义下的“商标使用”由于法律条文的差别或是立法目的不同而具备不同的构成，例如商标取得与维持意义下的“商标使用”所对应的《商标法》第11条和《商标法》第49条规定。《商标法》第11条要求商标的使用“取得显著性特征”才可以申请注册商标，这是因为只有具备显著性特征的商标才能发挥商标的来源识别性功能，商标的显著性特征通过“商标使用”获得。同时，我国实行商标注册取得制，基于确权效率的考量，商标授权行政机关给予符合法定要件的商标已经“具有显著特征”的推定，赋予其商标专用权。这在《商标法》第49条的规定中可以得到印证，《商标法》第49条规定具有商标专用权的商标如果三年不使用，未在市场上获得真正的识别来源的功能，权利人也能将其撤销，这也意味着推定具有“显著性特征”的商标再取得后一旦没有进行“商标使用”保持显著性特征，也会丧失商标权，因此取得和维持意义下的“商标使用”由于具体条文的要求，应当具有“取得显著性特征”这一构成要件。
（二）商标侵权意义下的“商标使用”
商标侵权意义下的“商标使用”是指行为人的“商标使用”行为符合商标侵权的构成要件。从商标侵权相关规定的立法目的来看，商标法规制商标侵权的法律目的不仅仅是保护商标权人的商标本身，还旨在保护商标背后的商誉和已经形成的交易秩序，这二者都通过商标的“来源识别性”而发挥作用。在商标侵权案件中，侵权者为了利用商标已经积累起来的市场信用而使用与他人相同或者近似的商标，因此要保护商标背后所凝聚的商誉和已经形成的交易秩序，对“商标使用”的解释不能限于发挥识别机能的使用，应该进行扩大解释。[3]
笔者认为，侵权意义下的“商标使用”要求商标使用在客观上发挥来源识别的作用。首先，侵权人要利用商标权人已经积累商誉和已经形成的交易秩序获得不正当利益，需要相关公众客观上以该商品来识别商品来源，发挥商标的基本识别功能。其次，侵权人在相同或者类似的商品上使用与他人相同或近似的商标，目的就是为了使得相关公众在利用商标识别商品来源的过程中产生混淆，对该商品的实际来源发生误认，要使得侵权目的得以实现，这种混淆并不需要混淆结果的实际发生，只要存在混淆的可能性，对于商誉和交易秩序的破坏就已经出现，具体到“商标使用”构成上，则要求商标的使用客观上能够发挥来源识别作用，否则相关公众便不可能产生混淆，也不至于发生“混淆可能性”结果。
以汇新环球有限公司（以下简称“汇新公司”）诉苏州顺戎服装有限公司（以下简称“顺戎公司”）一案[4]为例，汇新公司是“WORKSENSE”商标的所有人，核定使用的商品为服装、鞋等商品，WorksenseWorkwear＆SafetyPtyLimited澳洲公司（以下简称“澳洲公司”）在澳大利亚拥有“Worksense”商标和“WORKSENSE”的商标专用权，该公司与JBO公司同为某公司的独资子公司。年6月7日，JBO公司委托顺戎公司生产一批具有“worksense”标识的服装，并将服装出口至澳大利亚，并且澳洲公司发函授权了顺戎公司在夹克上使用“worksense”标识并将夹克出口至澳大利亚的行为，后该批货物于年9月18日被上海海关扣留，经告知，汇新公司将顺戎公司诉至法院，认为顺戎公司在同种商品上使用与汇新公司注册商标近似的商标，构成商标侵权。针对该案，二审法院认为顺戎公司使用“worksense”标识的夹克均不在国内市场销售，故国内相关公众无法接触到该服装，“worksense”标识客观上无法起到来源识别作用，因此顺戎公司的行为不属于商标侵权意义下的“商标使用”，不构成商标侵权。
综上所述，《商标法》第48条“商标使用”中要求商标使用具有来源识别性质，具体到在商标侵权意义下的“商标使用”中，这种来源识别性质具体表现为商标在客观上发挥来源识别功能，因此，侵权意义下“商标使用”具体包含两个构成要件，分别为：（1）贴附；（2）客观上发挥来源识别功能。
三
“商标使用”→“混淆可能性”商标侵权认定逻辑之成立
（一）“混淆可能性”为结果要件
仅有“商标使用”行为，即相关公众通过行为人的“商标使用”客观上能够识别商品的来源，并不能以此就认定商标侵权的成立，商标侵权的成立还需要造成导致“混淆可能性”的结果。“混淆可能性”是指由于在后的商标侵权行为，导致相关公众对商标权人提供的商品（或服务）与侵权人提供的商品（或服务）在来源上产生混淆。[5]TRIPS协议第16条规定：注册商标所有人应享有专有权防止任何第三方未经其许可而在贸易活动中使用与注册商标相同或近似的商标对相同或类似的商品或服务进行标识，以造成混淆之可能。如果确将相同标识用于相同商品或服务，即应推定已具有混淆可能性。这与我国《商标法》57条前两款规定遥相呼应，对于“在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”，推定其具有“混淆可能性”，一旦存在“商标使用”行为，则认定其侵权，而“在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”则必须判定商标使用者的行为是否造成了“混淆可能性”结果。
以“香港鳄鱼恤有限公司（以下简称“香港鳄鱼恤公司”）诉青岛瑞田服饰有限公司（以下简称“瑞田公司”）[6]为例，香港鳄鱼恤公司年3月30日在内地使用的“CROCODILE”商标，核定使用的商品为衬衫、裤子、汗衫和其他衣服。YAMATO公司于年1月31日在日本注册了“CROCODILE”商标，指定商品包括服装、外衣等。年11月11日，位于韩国ESPOIRCO.LTD公司与瑞田公司签订合同，委托瑞田公司生产一批名为“棉质机织男式防寒上衣”的产品，并使用“CROCODILE”进行标识，并将产品全部出口至日本，后YAMATO出具授权书同意在产品上使用“CROCODILE”标识并将产品出口的行为，YAMATO公司也向其提供了所需的全部制衣原料及辅料（包括附件商标标识主标、吊牌和水洗标）。年2月25日，黄岛海关根据香港鳄鱼恤公司的申请查扣了这批使用“CROCODILE”标识的成衣，同年香港鳄鱼恤公司提起诉讼，认为瑞田公司的行为侵犯其商标权。一审法院在裁判中认为，被告在服装的领标上使用的“CROCODILE”标识与原告注册商标均为印刷体的大写“CROCODILE”字母，二者在视觉上基本无差别，故被告在中国境内生产带有与中国注册商标相同标识的产品的行为构成侵权，该判定无需以相关公众的混淆为要件。从法院的观点可以看到，由于瑞田公司在同一种商品上使用与鳄鱼恤公司注册商标相同的商标，因此法院推定其造成“混淆可能性”结果，从而直接认定其侵权，这也证实了“混淆可能性”是商标侵权的要件之一。
该案件的特殊之处在于，在最终判决结果上，一审法院却驳回了原告公司的大部分判决，这是由于法院认为原告无法证明涉案服装在我国境内销售，法院认定涉案产品未进入我国商业流通领域，不会误导相关公众。同时由于产品销往国外，无法认定原告在中国境内实际损失的发生，故仅判决停止侵权，同时驳回了原告的赔偿请求。笔者认为该理由并不成立，停止侵权判决建立在侵权行为的成立之上，虽然法院以推定造成混淆“混淆可能性”结果为由，认定原告具有侵权行为，但却忽略了“商标使用”应当作为“混淆可能性”结果的逻辑前提优先进行进行判断。一审法院已经认定涉案产品不会进入我国商业流通领域，那么这种商标标识行为不可能造成相关公众客观上具有“来源识别可能性”，因此不构成“商标使用”行为，即便推定其具有“混淆可能性”结果，也不构成商标侵权。
（二）“混淆可能性”以“商标使用”为前提
如上述香港鳄鱼恤公司诉瑞田公司一案中笔者所阐述那样，在“混淆可能性”标准的认定过程中，必须明确一点，“混淆可能性”的结果要求“商标使用”的成立作为前提条件，在商标侵权认定上存在一定的逻辑顺序，应当先认定某种行为是否属于侵权意义下的“商标使用”，再认定该“商标使用”行为是否可以构成“混淆可能性”结果。而一旦某种行为不属于侵权意义下的“商标使用”行为的话，则必然不构成《商标法》57条前两款的商标侵权行为，理由如下：
首先，商标权保护商标及商标所承载的商誉，这种商誉的积累源自于商标所有人的使用，作为财产性权利的商标权，通过商标的不断使用发挥价值。商标法对商标权的保护和商标侵权认定标准的确立，都围绕着商标经过使用而积累和呈现的商业信誉，在这种条件下，经营者使用与他人商标相同或近似的标识，只要没有构成侵权意义下的商标使用，就不可能构成侵权。
其次，“混淆可能性”标准描述了某种行为造成的结果，即相关公众可能会对商品的来源造成混淆，进而损害了商标权人的利益，而未对行为人的侵权行为要件进行描述，在侵权成立的逻辑上存在着行为和结果的区分。“商标使用”这一行为使得商品具有识别来源可能性，这种识别来源可能性导致了“混淆可能性”结果的发生，才构成商标侵权的完整逻辑链条，如果没有行为的发生则不能判定侵权的成立。
近年来定牌加工类案件的判决也逐渐明确了这一逻辑，以泉州匹克体育用品有限公司（以下简称”“匹克公司”）诉无锡市振宇国际贸易有限公司（以下简称“振宇公司”）及伊萨克莫里斯有限公司（以下简称“伊萨克莫里斯公司”）一案[7]为例，匹克公司是中国境内“PEAK”商标的商标权人，核定使用的商品为服装、鞋等。在年8月，一批出口美国的男士针织服装被上海海关查获并扣留，经查，该批涉案服装由振宇公司申报出口美国，使用“PEAKSEASON”商标标识，其中“PEAK”字样为商标主体部分，“PEAKSEASON”商标系伊萨克莫里斯公司在美国获得注册的合法商标。同年，匹克公司将振宇公司及伊萨克莫里斯有限公司诉至法庭，认为两个公司的行为侵犯了匹克公司在华所享有的商标专用权。在诉讼中振宇公司辩称，其按照境外委托方所提供的商标进行加工，同时也将加工的成品全部出口至国外，不构成商标侵权。但匹克公司提供了一项证据，该证据显示国内消费者可以通过“亚马逊中国”官方网站购买美国市场上的商品，在该网站可以清晰地看到与涉案服装完全相同的服装在“亚马逊中国”网站进行线上销售。这些服装也具有与涉案服装相同的“PEAKSEASON”商标标识，伊萨克莫里斯有限公司也承认了“亚马逊”网站作为其分销商，确有购买其委托中国加工的商品并在网上进行售卖的行为。据此，二审法院认为，即便振宇公司加工的产品全部出口至国外，也难以避免国内消费者通过网络购物的形式接触到出口境外的商品，商品上的标识客观上可以起到识别商品来源的作用，进而造成相关公众混淆和误认的问题。同时又考虑到匹克公司在国内外市场的影响力和商标之间的相似性，故判决振宇公司、伊萨克莫里斯有限公司侵权并承担相应的赔偿责任。
通过对理论和实践进行分析，本文认为“商标使用”和“混淆可能性”作为商标侵权认定的两个独立要件，是存在认定逻辑上的先后顺序的，应当先认定侵权意义下“商标使用”的成立，再认定是否造成“混淆可能性”，若某行为不符合其中的任何一个条件，则不构成侵权。
四
结语
近年来，我国知识产权法学理论和实务界都在积极研究和探索涉外定牌加工的商标侵权问题。在不断的探索过程中，对定牌加工类案件逐渐形成了具有体系性的基本认定逻辑。本文以服装行业定牌加工类的几个案件为视角，尝试对定牌加工类案件中商标侵权的认定要件及其标准和认定逻辑进行总结。
首先，行为人的具有侵权意义下的“商标使用”行为，即其行为符合：（1）贴附；（2）客观上发挥来源识别功能两个要件。其次，这种“商标使用”行为造成了相关公众的“混淆可能性”结果。此外，“商标使用”和“混淆可能性”为两个独立的判断要件，具有逻辑顺序，不符合其中任何一个要件都不构成商标侵权。明确定牌加工案件的商标侵权认定标准，有利于企业更好地识别服装定牌加工出口贸易中存在的商标侵权隐患，防范商标侵权风险，推进服装出口贸易产业平稳发展。
注释：
[1]张慧霞、杜思思：《商标使用的类型化解读》，《电子知识产权》年第12期。
[2]刘铁光、吴玉宝：《“商标使用”的类型化及其构成标准的多元化》，《知识产权》年第11期。
[3]李扬：《注册商标不使用撤销制度中的“商标使用”界定》，《法学》年第10期。
[4]参见上海市第一中级人民法院沪一中民五（知）终字第号二审民事判决书。
[5]祝建军：《判定商标侵权应以成立“商标性使用”为前提——苹果公司商标案引发的思考》，《知识产权》年第1期。
[6]参见山东省高级人民法院（）鲁民三终字第81号二审民事判决书。
[7]参见上海知识产权法院（）沪73民终37号二审民事判决书。
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